Licencja na znak towarowy

Czym jest umowa licencyjna?

Zgodnie z art. 163 ustawy – Prawo własności przemysłowej umowa licencyjna to umowa, na podstawie której uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy (licencjodawca) upoważnia inny podmiot (licencjobiorcę) do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Na skutek zawarcia tej umowy uprawniony z prawa ochronnego nie traci swoich praw do znaku towarowego, a jedynie ogranicza je na rzecz licencjobiorcy. 

Tak jak wskazywaliśmy w jednym z naszych artykułów możliwe jest korzystanie ze znaku towarowego, który nie jest zarejestrowany. I o ile w samej ustawie – Prawo własności przemysłowej mowa jest o udzieleniu licencji na zarejestrowany znak towarowy, tak również w doktrynie przyjmuje się, że możliwe jest zawieranie umów o charakterze licencyjnych, na podstawie których przekazywane jest prawo używania znaków towarowych niezarejestrowanych.

Zawarcie umowy licencyjnych na używanie znaku towarowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Niezachowanie tej formy skutkować będzie nieważnością czynności prawnej.

Rodzaje licencji

Licencja pełna i ograniczona

O licencji pełnej mówimy wtedy, gdy licencjobiorca ma prawo korzystania ze znaku towarowego w takim samym zakresie, jak licencjodawca. Jeśli jednak w umowie licencyjnej dojdzie do ograniczenia korzystania ze znaku towarowego, wtedy licencja będzie mieć charakter ograniczony. Ograniczenia te najczęściej dotyczą zakresu wyłączności, terytorium oraz czasu na jaki licencja jest udzielona.

Licencja wyłączna i niewyłączna

Udzielona licencja może mieć również charakter licencji wyłącznej. W takim przypadku licencjodawca zobowiązuje się wobec licencjodawcy, że nie udzieli licencji na dany znak towarowy innemu podmiotowi. Licencja niewyłączna oznacza więc, iż licencjodawca nie ma takiego zobowiązania wobec licencjodawcy i może on udzielić licencji innym podmiotom. Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej przewidują domniemanie licencji niewyłącznej. Jeśli więc strony nie postanowią inaczej, licencjodawca będzie miał prawo do zawierania dalszych umów licencyjnych.

Licencja pasywna i aktywna

W doktrynie wyróżnia się również licencje pasywne oraz aktywne. O licencji pasywnej mówi się wtedy, kiedy licencjodawca ma wyłącznie zapewnić niezakłócone korzystanie z licencji przez licencjobiorcę. Jeśli zaś licencjodawca ma podejmować dodatkowe działania takie jak szkolenia, doradztwo czy aktywne wsparciu (np. w promowaniu marki) wtedy mówi się o licencji aktywnej. 

Licencja podstawowa oraz sublicencja

Rozróżnienie licencji podstawowej i sublicencji wynika z tego, kto udziela licencji, tzn. czy jest to uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, czy też licencjobiorca. Warunkiem koniecznym dla skutecznego udzielenia sublicencji przez licencjobiorcę jest uzyskanie zgody licencjodawcy, chyba że strony w umowie licencyjnej od razu wprowadzą taką możliwość. Podmiot udzielający sublicencji nie może wykraczać poza treść licencji podstawowej a sublicencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia licencji podstawowej.

Co powinno znaleźć się w umowie licencyjnej?

Zgodnie z zasadą swobody umów strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym w zakresie kształtowania stosunku prawnego w przypadku zawierania umowy licencji, strony mają szeroki zakres swobody. Należy jednak wyróżnić przykładowe postanowienia, które nie tylko są najczęściej spotykane w umowach licencyjnych, ale wręcz z praktycznego punktu widzenia powinny się w niej znaleźć:

• określenie zakresu licencji (w szczególności wyłączna, niewyłączna, pełna, ograniczona);
• wskazanie czasu na jaki okres licencja jest udzielana oraz na jakim terytorium;
• uregulowanie kwestii odpłatności licencji (i zasad związanych z płatnością licencji);
• uregulowanie kwestii możliwości udzielania sublicencji;
• ustalenie zasad ewentualnego dochodzenia roszczeń w tytułu naruszenia postanowień umowy licencyjnej;
• zobowiązanie do zachowania poufności.

Wpis licencji do rejestru znaków towarowych

Licencjobiorca lub licencjodawca mogą złożyć wniosek do UPRP o wpis licencji do rejestru znaków towarowych. Wpis licencji do rejestru znaków potwierdzi np. legitymację licencjobiorcy w postępowaniu o naruszenie znaku towarowego.

Używanie znaku towarowego bez licencji

Korzystanie z cudzego znaku towarowego bez zawarcia umowy licencyjnej to ryzyko przede wszystkim narażenia się na postępowanie sądowe, które skończyć się może obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz uprawnionego a także odsetek i kosztów sądowych. Tym samym warto zweryfikować czy oznaczenie, z którego chcemy korzystać nie jest już chronione i zarejesrtowane na rzecz innego podmiotu.